LA TUTELA BREVETTUALE DEL SOFTWARE di Mario Pio CONTESSA

. ✅ La protezione del software attraverso la disciplina del diritto d’autore soffre di oggettive falle, giacché con essa viene tutelata “solo la forma espressiva non le idee stesse” poste alla base di un software cosicché da risultare non “del tutto adeguata alla completa tutela del programma per elaboratore, poiché risultano protetti i programmi in quanto tali, mentre restano esclusi dalla tutela la logica o gli algoritmi sui quali essi si basano”. [1] Per questo motivo si prende in considerazione la tutela brevettuale di un software.[2] Tuttavia nell’ambito internazionale la Convenzione di Monaco sul Brevetto Europeo,[3] sottoscritta nella capitale bavarese in vigore dal 7.10.1977 , ai sensi dell’art. 52, dispone che “non sono considerati come invenzioni i programmi di elaboratore in quanto tali”.[4] In generale ai sensi del secondo comma dell’art. 52 non sono considerate invenzioni brevettabili, secondo la Convenzione: 1) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici: 2) le creazioni estetiche, i piani, principi e metodi per attività intellettuali, per giochi o per attività commerciali, come pure i programmi informatici; 4) le presentazioni di informazioni. [5] Infine il comma 3 dell’art. 52 ribadisce che “le disposizioni del secondo paragrafo, escludono la brevettabilità delle attività in essa nominati soltanto nella misura in cui la domanda di brevetto europeo o il brevetto europeo concerne dati oggetti o attività considerate come tali”. [6] In questo quadro si inserisce la Convenzione di Strasburgo[7] cui scopo è stato quello di unificare alcuni principi in materia di brevetti. [8] Venne ratificata nel 1963, eppure entro in vigore tra i paesi aderenti, solo il primo agosto 1980, posteriormente rispetto alla Convenzione di Monaco. [9] Ai sensi del suo art. 1 prevede che “gli stati a essa aderenti debbano concedere brevetti d’invenzione per tutte le invenzioni che sono nuove, implicanti attività inventiva e suscettibile di applicazione industriale” mentre all’art. 2 stabilisce le ipotesi in cui la brevettabilità potrà essere esclusa.[10] Infine allo stesso modo della Convenzione di Strasburgo, [11] è intervenuto l’Accordo TRIPS[12] il 15 aprile 1994, infatti, all’interno del suo art. 27, viene stabilito che affinché sia possibile la brevettabilità delle invenzioni occorre che siano presenti i requisiti di: novità, attività inventiva, applicazione industriale dell’invenzione. [13] Mentre nel 1997 la Commissione Europea pubblicava il Green Paper [14] allo scopo di promuovere una consultazione fra gli stati membri per arrivare ad un brevetto comunitario unico in tutti i paesi europei, sicché da ottenere decisioni coerenti e omogenee in tutti gli stati dell’unione.[15] I dibattiti nati in quest’occasione portavano successivamente alla proposta di direttiva [16] in materia di brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici, presentata il 20 febbraio 2002 sempre dalla Commissione Europea. Tuttavia la proposta legislativa è rimasta ferma solo ad uno stato progettuale.[17] In America invece tra le fonti brevettuali più importanti c’è il Patent Act [18] del 1952, in cui viene stabilito, che un’invenzione deve presentare i requisiti della novità e dell’originalità per essere brevettata ma, nulla viene detto in merito alla brevettabilità del software. [19] Successivamente nel 1965 venne istituita una Commissione [20] tecnica incaricata di studiare una possibile riforma del sistema americano dei brevetti. I risultati di questa indagine furono pubblicati l’anno dopo all’interno del cosiddetto Patent Report del 1966, dove si manifestò lo sfavore a propendere per la brevettabilità dei programmi per elaboratore poiché la mancanza di una loro classificazione tecnica, avrebbe impedito, una seria valutazione dei requisiti di novità e originalità nei loro confronti. [21] Qualcosa iniziò a cambiare nel 1994, in occasione di un incontro presso l’Ufficio Brevetti di San Josè, in California, svoltosi alla presenza di numerose agenzie di software. [22] Alla conclusione di quest’incontro l’ufficio Brevetti U.S.A. decise di pubblicare un documento contenente Linee Guida (Guidelines) con cui si poteva stabilire quando “un trovato comprendente un’invenzione di software andava considerato nuovo e originale”, [23] a tal proposito venivano individuate quattro categorie di brevetti 1) processi; 2) macchine; 3) manufatti 4) la combinazione di questi; le prime tre categorie si riferivano a beni tangibili, l’ultima ad entità intangibili che erano definibili come una “sequenza di attività che devono essere eseguite” [24] In seguito, il titolare dell’ufficio brevetti, doveva individuare l’oggetto per cui si richiedeva brevettazione, quindi doveva determinare “cosa veniva prodotto dal programma per elaboratore” dopodiché, l’oggetto emergente da tale analisi doveva possedere un’utilità pratica nel senso che “ l’applicazione di tale invenzione nell’ambito tecnologico cui la domanda faceva riferimento doveva produrre un contributo pratico”. [25] Se l’esito di questo iter era positivo, la brevettabilità dell’invenzione era conclamata. [26] Invece in Europa, dunque in Italia, l’ufficio Brevetti ritiene che, in base a quanto disposto dall’art. 52 della Convenzione di Monaco, [27] siano esclusi dalla brevettazione solo i software in quanto tali, [28] mentre viene concessa alle invenzioni attuate a mezzo di elaboratore elettronico nelle quali il programma per elaboratore realizza un “effetto tecnico”. [29] Inoltre affinché un’invenzione sia brevettabile deve possedere una serie di requisiti quali la novità, originalità, industrialità. [30] Il requisito della novità stabilito ai sensi dell’art. 46 commi 1 e 2 del c.p.i.,[31] in virtù del quale viene disposto che “un’invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica. Lo stato della tecnica è costituito “da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all’estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo.”[32] Per questo motivo l’invenzione prima della domanda di deposito non deve essere stata resa nota in Italia o all’estero altrimenti l’invenzione sarà privata del requisito della novità. [33] Un’ invenzione è originale se implica attività inventiva [34] regolata ai sensi dell’art. 48 c.p.i in base al quale “è considerata come implicante un’attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Se lo stato della tecnica comprende documenti di cui al comma 3, dell’art. 46, questi documenti non sono presi in considerazione per l’apprezzamento dell’attività inventiva.” [35] Si ritiene che “l’invenzione per essere originale deve conseguire un risultato creativo, non deducibile per semplici ed agevoli passaggi mentali dallo stato della tecnica esistente, non deve essere cioè una mera implicazione del notorio”. [36] Il requisito dell’industrialità è regolato dall’art. 49 c.p.i. per cui stabilisce che “Un’invenzione è considerata atta ad avere un’applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola.”. [37] Infine la liceità trattata nei due commi dell’art. 50 c.p.i., “Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione è contraria all’ordine pubblico o al buon costume. L’attuazione di un’invenzione non può essere considerata contraria all’ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietata da una disposizione di legge o amministrativa”. Pertanto possono costituirsi ad oggetto di brevetto solo le invenzioni lecite che non siano contrarie all’ordine pubblico o al buon costume. [38] Inoltre dalla concessione del brevetto saranno riconosciuti all’autore dei diritti esclusivi tuttavia, come precisa l’art. 53 c.p.i., gli effetti dello stesso decorreranno soltanto dal giorno in cui la domanda è resa accessibile al pubblico e ciò accade normalmente dopo 18 mesi contati dalla data di deposito della domanda inoltre, questo termine potrà ridursi a 90 giorni (dalla data del deposito) solo se il richiedente avrà dichiarato nella domanda stessa “ di volerla rendere immediatamente accessibile al pubblico”.[39] Dunque il brevetto riconoscerà al suo titolare il diritto di “fabbricare, vendere o comunque trarre profitto dalla sua invenzione, in modo esclusivo, per tutta la durata del brevetto” [40] che è pari a vent’anni. [41] Pertanto i terzi non potranno fabbricare o vendere l’oggetto brevettato senza il consenso del titolare del medesimo. Per quanto riguarda i soggetti del brevetto l’art. 2558 c.c. stabilisce che “Il diritto di brevetto spetta all’autore dell’invenzione e ai suoi aventi causa” senza distinzione alcuna tra cittadini italiani o stranieri. Gli aventi causa invece sono altre persone, giuridiche o fisiche, alle quali l’autore o la legge ha concesso in tutto o in parte diritti sul brevetto; se l’inventore muore prima di brevettare i suoi aventi causa sono gli eredi, se avrà venduto la sua invenzione prima di brevettarla l’avente causa sarà l’acquirente. [42] Infine la legge prevede nella fattispecie in cui vi sia una pluralità d’inventori che i diritti derivanti dalla stessa siano regolati con un regime di comunione. [43]
♦️NOTE:
[1] G. FUMAGALLI, La Tutela del Software nell’Unione Europea. Brevetto e Diritto d’Autore cit, p. 77; a fronte, della legge sul diritto d’autore si protegge esclusivamente la forma espressiva di una creazione, non il suo contenuto, per intenderci: tutti potranno applicare o utilizzare quanto appreso dalla lettura di un’opera però, non potranno riprodurre quel pensiero, nella stessa forma espressiva adottata già dall’autore della medesima, prediligendo il filone brevettuale, nessuno senza il mio consenso, potrà utilizzare quanto letto nella mia opera poiché, in questo caso, è protetto tutto il contenuto della stessa a trecentosessanta gradi; R. BORRUSO, La tutela Giuridica del Software Diritto d’Autore e Brevettabilità cit, p. 18; in realtà, possiamo spiegare la differenza fra questi due modelli, attraverso un esempio chiaro e pragmatico, iniziando dallo jus d’autore. Se io scrivessi un libro contenente ricette di cucina, condita ciascuna con aneddoti e consigli tutti avrebbero la libertà di cucinare i cibi in conformità di quelle ricette, ma nessuno potrebbe copiare la forma espressiva, da me scelta, per esporre tutto ciò” altrimenti si macchierebbero di plagio. Se invece, le ricette di cucina da me esposte, potessero essere da me brevettate, allora, nessuno potrebbe permettersi, senza il mio consenso, di realizzarle, neppure a suo uso e consumo esclusivo. Dunque, da una parte, è protetta la forma estetica ed espressiva dell’opera, indipendentemente dal suo contenuto; i diritti sulla stessa nasceranno nel momento in cui questa viene creata. Però, il grosso limite derivante da questa tutela, sarà che sono escluse le idee, i principi che stanno alla base di un qualsiasi elemento del programma altresì” sarà incluso il materiale preparatorio che sta alla base del programma stesso. Nell’altro caso (brevetto), l’opera viene interamente protetta nel suo contenuto ma, per accedere alla tutela occorre che l’invenzione abbia determinati requisiti: liceità, originalità, materialità, novità, industrialità, l’assenza di uno solo tra questi inibisce la brevettabilità.
[2] G. FLORIDIA, La proprietà Industriale al Termine della Legislatura, in L.C. UBERTAZZI (a cura di), Il Progetto di Novella del CPI, in Milano, pp. 55-61; in Italia insiste un esplicito divieto di brevettabilità, stabilito ai sensi dell’art. 45 del Codice della proprietà industriale, per il quale viene espressamente disposto che “non sono considerati come invenzioni i programmi di elaboratore. Il Codice della proprietà industriale è un atto normativo della Repubblica Italiana. E’stato emanato nella forma di decreto legislativo del 10 febbraio 2005, n. 30, in base a quanto disposto dall’art. 15 della legge del 12 dicembre 2002, n. 273. Il suddetto Codice è composto da 246 artt. Esso regola i brevetti per invenzione, marchi, oltre ad altri segni distintivi, modelli di utilità, le nuove varietà vegetali e le topografie dei prodotti a semiconduttori; G. FUMAGALLI, La Tutela del Software nell’Unione Europea. Brevetto e Diritto d’Autore cit, pp. 83-84; tale divieto, trae la sua origine all’interno di una legislazione storica, rintracciabile, già nella legge francese del 1968 (art. 7) cui si è successivamente ispirata la legge industriale italiana del 1859 in virtù della quale, viene bandita la brevettabilità delle invenzioni o scoperte puramente teoriche che non avevano per scopo la produzione di oggetti materiali.
[3] G. SENA, I Diritti sulle Invenzioni e sui Modelli di Utilità, Milano, 2011, pp. 44-45; si tratta della Convenzione sulla Concessione dei Brevetti Europei in inglese Convention on the Grant of European Patents, è il trattato internazionale che ha instituito l’Organizzazione Europea dei Brevetti allo scopo di offrire un brevetto unico che fosse valido in tutti gli Stati sottoscriventi la medesima Convenzione. Si può chiedere la concessione del brevetto presso l’Ufficio Europeo dei Brevetti, fondato nel 1977 a Monaco di Baviera. Si tratta di un’organizzazione intergovernativa costituita il sette ottobre sulla base della suddetta Convenzione di Monaco. Ad ogni modo la Convenzione è stata stilata il 5 ottobre 1973 a Monaco di Baviera, ed è entrata in vigore il 7 ottobre 1977. E’stata poi revisionata il 29 novembre del 2000. Le lingue ufficiali sono l’inglese il francese ed il tedesco. Di particolare rilevanza è l’art. 52, attraverso il quale viene svolta una duplice funzione ossia: quella d’individuare l’ambito delle invenzioni brevettabili congiuntamente a ciò che ne resta escluso. In Italia la Convenzione di Monaco è stata recepita con Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338 con cui è stato modificato l’art. 12 del Regio Decreto del 29 giugno 1939, n. 1127 attinente ai brevetti per le invenzioni industriali. Il quale proprio ai sensi del suo art. 12 per cui non sono invenzioni brevettabili i programmi per elaboratori se il brevetto riguarda i programmi perché tali.
[4] C. GATTEI, Il Brevetto di Software, Piacenza, 2003, p. 39; G.SENA, I Diritti sulle Invenzioni e sui Modelli di Utilità cit, attraverso l’art. 52 della Convenzione di Monaco svolge una duplice funzione ossia: quella d’individuare l’ambito delle invenzioni brevettabili congiuntamente a ciò che ne resta escluso;
[5] M. G. JORI, Diritto Nuove Tecnologie e Comunicazione Digitale cit, p. 36.
[6] P. MARCHETTI – L. C. UBERTAZZI (a cura di), Commentario Breve alle Leggi su Proprietà Intellettuale e Concorrenza, Padova, 2007, pp. 1181 ss.; tuttavia tale definizione normativa ai sensi dell’art. 52 della Convenzione di Monaco non nega a priori la brevettabilità di un programma per elaboratore (software) solo nell’ipotesi in cui sia in grado di però, di realizzare un ulteriore effetto di natura tecnica che implichi un’attività inventiva e risulti idoneo ad avere un’applicazione industriale; E. BERLINGIERI, Il Web tra Legislazione e Giurisprudenza cit, p. 61; la brevettabilità del software è possibile solo se il programma risponde agli stretti requisiti richiesti per la brevettabilità ed in più è presente un effetto tecnico ovvero in linea di massima si ritiene che esso possa sussistere quando il software permette di svolgere una funzione ulteriore rispetto alla normale interazione con la macchina. M. GRANIERI – R. PARDOLESI Il Software in AIDA, 2007, pp. 288 – 312; come noto l’art. 52, comma 2, della Convenzione di Monaco contempla una serie di oggetti che non sono considerati invenzioni ai sensi del primo comma della disposizione stessa e, dunque, non brevettabili. L’esclusione è limitata alle ipotesi in cui il ricorso alla protezione riguardi l’oggetto in quanto tale si fa riferimento all’algoritmo che costituisce un programma per computer, il quale non è altro che una serie di simboli alfanumerici incorporati su un supporto;
[7] A. VANZETTI – V. DI CATALDO, Manuale di Diritto Industriale, Giuffrè, Milano, 2009, p. 496; la Convenzione di Strasburgo è stata firmata il 27 novembre 1963, verte sulla unificazione di alcuni elementi di diritto dei brevetti è stata promossa dal Consiglio d’Europa, prevede alcune regole uniformi su punti chiave del diritto dei brevetti (contenuto della domanda, requisiti di brevettabilità, ed altri). Queste regole sono state largamente recepite dalla Convenzione di Monaco sul brevetto europeo e di conseguenza sono poi penetrate nei sistemi nazionali in seguito ad opportune modifiche legislative.
[8] G. GUGLIELMETTI, L’Invenzione di Software: Brevetto e Diritto d’Autore cit, p. 19.
[9] C. GATTEI, Il Brevetto di Software cit, 45.
[10] Le stesse limitazioni sono state riprese dalla Convenzione di Monaco si veda sul punto l’art. 52.2. della Convenzione p. 67.
[11] A. VANZETTI – V. DI CATALDO, Manuale di Diritto Industriale, Giuffrè, Milano, 2009, p. 496; la Convenzione di Strasburgo è stata firmata il 27 novembre 1963, verte sulla unificazione di alcuni elementi di diritto dei brevetti è stata promossa dal Consiglio d’Europa, prevede alcune regole uniformi su punti chiave del diritto dei brevetti (contenuto della domanda, requisiti di brevettabilità, ed altri). Queste regole sono state largamente recepite dalla Convenzione di Monaco sul brevetto europeo e di conseguenza sono poi penetrate nei sistemi nazionali in seguito ad opportune modifiche legislative.
[12] L. CHIMIENTI, La Tutela del Software nel Diritto d’Autore cit, pp. 13-14; G. SENA, I Diritti sulle Invenzioni e sui Modelli di Utilità cit, p. 63; letteralmente Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale (The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) meglio conosciuto come TRIPS raggiunto nell’ambito dell’Uruguay Round of the General Agreement on Tariffs and Trade, si tratta di un trattato internazionale promosso dall’Organizzazione Mondiale del Commercio ( World Trade Organization, è l’organizzazione internazionale nata con il fine di supervisionare gli accordi commerciali fra gli stati membri della stessa. Vi aderiscono 164 Paesi.La sede del WTO si trova dal 1995 a Ginevra in Svizzera) allo scopo di fissare gli standard di tutela della proprietà intellettuale. Il medesimo Accordo è stato ufficializzato nell’incontro avvenuto a Marrakech nel 1994, al termine del negoziato Uruguay Round.
[13] G. GUGLIELMETTI, L’Invenzione di Software: Brevetto e Diritto d’Autore cit, p. 20
[14] A.S. GAUDENZI, Il Nuovo Diritto d’Autore cit, p. 312; ci riferiamo al Libro Verde del 24 giugno 1997 in tema di brevetto comunitario e sistema dei brevetti in Europa; Il Libro Verde persegue l’obbiettivo di offrire un quadro completo della situazione in materia di protezione dell’innovazione con il sistema dei brevetti nella Comunità europea.
[15]C. GATTEI, Il Brevetto di Software cit, 48.
[16] V. DI CATALDO, I Brevetti per Invenzione e per Modello di Utilità, Milano, Terza Edizione, 2012, pp. 121-122; la proposta di Direttiva del Parlamento e del Consiglio inerente alla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici (COM (2002)92-C5-0082/2002-2002/0047) era stata elaborata dalla Commissione CE e pubblicata il 20 febbraio 2002, è rimasta però ferma soltanto allo stato progettuale. Dunque i programmi per elaboratore risultano tutelabili ai sensi della direttiva C.E. 14 maggio 1991, n. 250/91 relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, recepita in Italia il 23 dicembre 1992 con il d.lgs. 518/92 ad integrazione della L.A.; G. FUMAGALLI, La Tutela del Software nell’Unione Europea. Brevetto e Diritto d’Autore cit, pp. 121-126; C. GATTEI, Il Brevetto di Software cit, pp. 51-66; V. FALCE, Profili Pro-Concorrenziali dell’Istituto Brevettuale in B. LIBONATI- P.F. LUZZI (a cura di), Quaderni Romani di Diritto Commerciale, 2008, Milano, p. 141; AA.VV, Il Software fra Brevetto e Diritto d’Autore per Mezzo di Elaboratori Elettronici, in Riv. Dir. Ind, 2005, pp. 46-74; G. GHIDINI, I Programmi per Computers tra Brevetto e Diritto d’Autore, in Giur. Comm, 1984, pp. 1-10; Gli obiettivi che si volevano perseguire con questa proposta di direttiva erano stati indicati proprio nella relazione corredata alla proposta: la presente direttiva intendeva affrontare questa situazione armonizzando le legislazioni nazionali in materia di brevetti e rendendo più trasparenti le condizioni di brevettabilità evitando allo stesso tempo, l’estensione della brevettabilità ai programmi per elaboratori in quanto tali oggetto del divieto ai sensi dell’art. 52 della Convenzione di Monaco. Per ottenere la brevettabilità dei programmi per elaboratore era richiesto come requisito di brevettabilità il contributo tecnico ovvero inteso come un contributo allo stato dell’arte in un settore tecnico, giudicato non ovvio da una persona competente nella materia. Questa era la definizione di contributo tecnico presente nei considerando della medesima proposta, che andavano dal decimo al tredicesimo. Logicamente, l’invenzione doveva disporre pure dei consueti requisiti di: novità, implicita attività inventiva, applicabilità industriale dell’invenzione. Risultava chiaro che la Commissione con medesima la proposta di direttiva voleva rendere possibile la brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di un elaboratore elettronico, invece, dall’altra parte offriva un’interpretazione del concetto di contributo tecnico, grazie alla quale si poteva superare il divieto di brevettabilità della Convenzione di Monaco. La proposta di direttiva si componeva di 11 articoli anticipati da 19 considerando; la Commissione con essa voleva stabilire norme fondamentali in merito alla brevettabilità delle invenzioni a mezzo di software. I primi tre articoli si riferivano all’oggetto della tutela, dunque alla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici che erano definite dallo stesso art. 2 come un’invenzione la cui esecuzione implicava l’uso di un elaboratore, di una rete di elaboratori o di un altro apparecchio programmabile e che presentava a prima vista una o più caratteristiche di novità che sono realizzate in tutto o in parte per mezzo di uno o più programmi per elaboratore. L’art. 4 invece stabiliva le condizioni di brevettabilità dell’invenzione, in buona sostanza, venivano richiamati i medesimi requisiti definiti dalla Convenzione di Monaco ossia l’invenzione doveva essere suscettibile di: un’attività inventiva, un contributo tecnico allo stato dell’arte, la possibilità di un’applicazione industriale. Mentre, l’art. 5 consentiva la brevettabilità alle invenzioni sia di prodotti (alludiamo ad un elaboratore programmato) sia di processi (alludiamo a quelli realizzati attraverso l’esecuzione di un software). Mentre nel 6 art veniva considerata l’eventualità che il software fosse tutelato congiuntamente, sia dalla disciplina del diritto d’autore sia da quella brevettuale, laddove si fosse presentata tale ipotesi la presente direttiva lasciava impregiudicate le facoltà riconosciute dalla direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore mediante il diritto d’autore, in particolare le disposizioni relative alla decompilazione o le disposizioni relative alle topografie dei semiconduttori o ai marchi commerciali. Invece gli articoli sette e otto, il primo attribuiva alla Commissione l’onere di supervisionare “ gli effetti delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici sull’innovazione e sulla concorrenza, in Europa e sul piano internazionale, sulle imprese europee, compreso il commercio elettronico, il secondo prevedeva che la Commissione riferisse (quanto visionava ex art. 7) al Parlamento Europeo ed al Consiglio, entro tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della direttiva, allo scopo di fargli verificare l’adeguatezza delle norme che determinano i criteri di brevettabilità, in particolare la novità, l’attività inventiva e l’oggetto delle rivendicazioni. Infine, gli ultimi tre articoli ovvero il nove, dieci ed undici stabilivano comunemente modi e tempi per attuare la Direttiva nei diversi paesi dell’Unione Europea. In sostanza la Commissione aveva tentato di disegnare un ambito di protezione dei programmi per elaboratore simile a quello Statunitense. Nonostante fra le due legislazioni ci sia una netta differenza, rispetto al concetto di contributo tecnico. Negli U.S.A, quest’ultimo, è totalmente assente poiché per ottenere la brevettabilità dei programmi basta che dall’invenzione si evinca un risultato utile, concreto e tangibile.
[17] V. DI CATALDO, I Brevetti per Invenzione e per Modello di Utilità cit, pp. 121-122.
[18] G. SENA, I Diritti sulle Invenzioni e sui Modelli di Utilità cit, p. 83; (Public Law 593, 82 Conge, II sess.) legislazione sui brevetti in U.S.A. è stata varata il 19 luglio 1952, in essa è stato stabilito che un’invenzione per essere brevettabile deve presentare i requisiti della novità e originalità.
[19] V. FRANCESCHELLI, Convergenza: La “Convergenza” nelle Telecomunicazioni e il Diritto d’Autore nella Società dell’Informazione, Milano, 2009, p. 164; A. DI CORINTO, Software Libero, Proprietà Intellettuale, Cultura e Politica, Milano, 2006, p. 44; Gli Stati Uniti sono un Paese a controllo preventivo della brevettabilità dell’invenzione , infatti l’Ufficio Brevetti statunitense , a tal proposito conduce sempre una verifica della brevettabilità dell’invenzione, infatti controlla sempre l’esistenza dei presupposti e dei requisiti di validità della stessa. In Italia invece, l’Ufficio Centrale Brevetti si limita a un esame di legittimità sulla domanda mentre demandando agli organi giudiziari il suo merito.
[20] V. FRANCESCHELLI, Convergenza: La “Convergenza” nelle Telecomunicazioni e il Diritto d’Autore nella Società dell’Informazione cit, p. 164; il Presidente degli Stati Uniti nominò attraverso un Executive Order No. 11215 del 8 aprile 1965 una commissione tecnica incaricata di studiare una possibile riforma del sistema americano dei brevetti. I risultati di questa indagine furono pubblicati l’anno dopo all’interno del cosiddetto Patent Report del 1966.
[21]a tal proposito questa Commissione tecnica stabilì che L’Ufficio Brevetti non può al presente, esaminare le domande di brevetto relative ai programmi per elaboratori e ciò in ragione della mancanza di una tecnica di classificazione e di sistemi per effettuare ricerche sui files. in C. GATTEI, Il Brevetto di Software cit p. 75; V. FRANCESCHELLI, Convergenza: La “Convergenza” nelle Telecomunicazioni e il Diritto d’Autore nella Società dell’Informazione cit, p. 164;
[22] C. GATTEI, Il Brevetto di Software cit, 79; dalla discussione scaturita, emerse un aspetto cruciale: la tutela del copyright non riusciva, da sola, a garantire una completa protezione del software pertanto venne ritenuto d’obbligo il ricorso al sistema brevettuale allo scopo di garantire meglio investimenti e concorrenza.
[23] C.GATTEI, Il Brevetto di Software cit p. 83.
[24] C.GATTEI, Il Brevetto di Software cit, p. 84.
[25] C.GATTEI, Il Brevetto di Software cit, pp. 85-87; M. G. JORI, Diritto, Nuove Tecnologie e Comunicazione Digitale cit, pp. 36-39; Tale procedimento è tutt’ora in voga, ad ogni modo il “Caso Amazon” (Amazon.com Inc) riesce a farci comprendere meglio, il concetto di contributo pratico. Nei fatti, la medesima società aveva presentato domanda di brevetto avente a oggetto “I-Click” ossia un metodo di pagamento online, mediante i quali gli utenti regolarmente registrati (che hanno fornito tutti i dati, compresi quelli di pagamento), potevano perfezionare l’acquisto di beni e prodotti direttamente online grazie ad un semplice click con il proprio mouse. L’Ufficio Brevetti degli Stati Uniti ha concesso licenza di brevetto (US5960411, appl.no. 08/928,951, filed Sept. 12, 1997) in quanto il sistema proposto, risolve ed offre un apporto innovativo ad un problema di natura commerciale.
[26] C. GATTEI, Il Brevetto di Software cit, 95; G. FUMAGALLI, La Tutela del Software nell’Unione Europea, Brevetto e Diritto d’Autore cit, p. 122;
[27] G. SENA, I Diritti sulle Invenzioni e sui Modelli di Utilità cit, pp. 44-45; si tratta della Convenzione sulla Concessione dei Brevetti Europei in inglese Convention on the Grant of European Patents, è il trattato internazionale che ha instituito l’Organizzazione Europea dei Brevetti allo scopo di offrire un brevetto unico che fosse valido in tutti gli Stati sottoscriventi la medesima Convenzione. Si può chiedere la concessione del brevetto presso l’Ufficio Europeo dei Brevetti, fondato nel 1977 a Monaco di Baviera. Si tratta di un’organizzazione intergovernativa costituita il sette ottobre sulla base della suddetta Convenzione di Monaco. Ad ogni modo la Convenzione è stata stilata il 5 ottobre 1973 a Monaco di Baviera, ed è entrata in vigore il 7 ottobre 1977. E’stata poi revisionata il 29 novembre del 2000. Le lingue ufficiali sono l’inglese il francese ed il tedesco. Di particolare rilevanza è l’art. 52, attraverso il quale viene svolta una duplice funzione ossia: quella d’individuare l’ambito delle invenzioni brevettabili congiuntamente a ciò che ne resta escluso. In Italia la Convenzione di Monaco è stata recepita con Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338 con cui è stato modificato l’art. 12 del Regio Decreto del 29 giugno 1939, n. 1127 attinente ai brevetti per le invenzioni industriali. Il quale proprio ai sensi del suo art. 12 per cui non sono invenzioni brevettabili i programmi per elaboratori se il brevetto riguarda i programmi perché tali.
[28] come noto l’art. 52, comma 2, della Convenzione di Monaco contempla una serie di oggetti che non sono considerati invenzioni ai sensi del primo comma della disposizione stessa e, dunque, non brevettabili. L’esclusione è limitata alle ipotesi in cui il ricorso alla protezione riguardi l’oggetto in quanto tale si fa riferimento all’algoritmo che costituisce un programma per computer, il quale non è altro che una serie di simboli alfanumerici incorporati su un supporto in M. GRANIERI – R. PARDOLESI Il Software in AIDA, 2007, pp. 288 – 312.
[29] V. DI CATALDO, I Brevetti per Invenzione e per Modello di Utilità. I Disegni e Modelli cit, pp. 120-121; M. GRANIERI – R. PARDOLESI Il Software in AIDA, 2007, pp. 288 – 312; L’Ufficio Brevetti Europeo ha seguito questa impostazione, riconoscendo sostanzialmente che un programma è brevettabile quando è idoneo a produrre un effetto tecnico perché in questo caso l’algoritmo non viene in rilievo di per sé, ma per la funzione svolta dalla sequenza d’istruzioni. Il requisito dell’effetto tecnico; rappresenta in Europa ciò che negli Stati Uniti è stato il requisito di utilità. Sull’effetto tecnico la giurisprudenza ha chiarito che si tratta di un’interazione che va oltre quella che intercorre normalmente tra la macchina (hardware) e il programma che la fa funzionare; G. GUGLIELMETTI, Brevettabilità delle Invenzioni Concernenti Software nella Giurisprudenza della Commissione di Ricorso all’Ufficio Europeo dei Brevetti, in Rivista di diritto industriale, 1994 , pp. 358 – 363; l’effetto o il carattere tecnico deve essere considerato un requisito ricavabile dal concetto stesso d’invenzione di cui all’art. 52(2) CBE. Esso risiede secondo i giudici dell’ufficio europeo dei brevetti, non tutte le invenzioni così formate sono brevettabili, ma unicamente quelle che nel loro insieme, considerando cioè tutti gli elementi che le compongono arrecano un contributo tecnico. Tale contributo può essere costituito non solo da nuovi mezzi tecnici ma anche dal carattere tecnico del problema risolto e dall’effetto tecnico prodotto tramite l’utilizzazione di mezzi per sé noti; P.MARCHETTI – L. C. UBERTAZZI (a cura di), Commentario Breve alle Leggi su Proprietà Intellettuale e Concorrenza cit, pp. 1181 ss.; tuttavia tale definizione normativa ai sensi dell’art. 52 della Convenzione di Monaco non nega a priori la brevettabilità di un programma per elaboratore (software) solo nell’ipotesi in cui sia in grado di però, di realizzare un ulteriore effetto di natura tecnica che implichi un’attività inventiva e risulti idoneo ad avere un’applicazione industriale; E. BERLINGIERI, Il Web tra Legislazione e Giurisprudenza cit, p. 61; la brevettabilità del software è possibile solo se il programma risponde agli stretti requisiti richiesti per la brevettabilità ed in più è presente un effetto tecnico ovvero in linea di massima si ritiene che esso possa sussistere quando il software permette di svolgere una funzione ulteriore rispetto alla normale interazione con la macchina; Pret. Milano, 16 maggio 1983, in Riv. dir. ind, con nota di R. FRANCESCHELLI, Giurisprudenza in Tema di Software Quattro su Computer e Diritto, pp. 66-85; Il Pretore di Milano stabilì che il metodo Jackson è un metodo tecnologico avanzato che consente l’analisi, la progettazione, e l’esecuzione di programmi operativi (software). Tale metodo scientifico come qualsiasi altra metodologia non sembra poter essere oggetto di protezione brevettuale, possono essere invece i sistemi applicativi o apparati tecnici e di supporto del metodo, quali sono quelli definiti packages;
[30] G. SENA – S. GIUDICI, Codice della Proprietà Industriale e intellettuale Milano, 2011, p. 5; il Codice della proprietà industriale è un atto normativo della Repubblica Italiana. E’ stato emanato a mezzo del d.lg.s n. 30 del 10 febbraio 2005, in base a quanto disposto dalle legge del 12 dicembre 2002, n. 273. È composto 246 artt, regola i brevetti per invenzione, marchi, altri segni distintivi e modelli di utilità.
[31] da questo momento in poi adotteremo tale abbreviazione per fare riferimento al codice della proprietà industriale.
[32] Art. 46, c.p.i.
[33] A. GIAMBROCONO -M. ANDREOLINI, Brevetti e Proprietà Industriale, Milano, 1987, pp. 5-6.
[34] P. STANZIONE, Manuale di Diritto Privato, Torino, 2017, p. 512; l’invenzione deve essere originale cioè non deve risultare in modo evidente dallo stato della tecnica ciò significa che non deve consistere nella normale progressione di una conoscenza che è già acquisita in un dato settore tale da poter essere elaborata da chiunque sia impegnato in quel settore.
[35] Art. 49, c.p.i.
[36] N. ABRIANI (a cura di), Diritto Commerciale, Milano, p. 146; AA.VV, Diritto Industriale cit, p. 258; P. AUTIERI, Diritto Industriale: Proprietà Intellettuale e Concorrenza cit, p. 250; Tuttavia non si deve credere che l’attività inventiva comporti chissà quale difficile creatività in realtà è sufficiente quella idonea a costruire un progresso di idee o un miglioramento della tecnica esistente sino a quel momento, tale da conferire originalità a quell’invenzione. Per accertare l’originalità norma è conosciuta come il “criterio del tecnico medio” per cui risulterà originale quell’invenzione “che non è raggiungibile da un tecnico medio nell’esercizio delle sue normali funzioni, intendendo come tecnico medio colui che era a conoscenza di tutto quanto era noto nel campo scientifico cui appartiene l’invenzione”.
[37] V. CATALDO, I Brevetti per Invenzione e per Modello di Utilità cit, p. 129; è importante ribadire che il medesimo requisito sussiste se e solo se lo scopo che si prefigge l’invenzione sia raggiungibile poiché, laddove si tratti di un cosiddetto risultato “impossibile” non si potrà avere automaticamente applicazione industriale.
[38] A. S. GAUDENZI, Manuale Pratico di Marchi e Brevetti, Rimini, 2013, p. 325
[39] Art. 53, c.p.i.
[40] A. GIAMBROCONO – M. ANDREOLINI, Brevetti e Proprietà Industriale cit, p. 13.
[41] A. GIAMBROCONO – M. ANDREOLINI, Brevetti e Proprietà Industriale cit, p. 13.
[42] A. GIAMBROCONO – M. ANDREOLINI, Brevetti e Proprietà Industriale p. 19.
[43] A. GIAMBROCONO – M. ANDREOLINI, Brevetti e Proprietà Industriale p. 19.

Pubblicato da Angelo RUBERTO

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